Zmiany w polskiej ustawie Prawo własności przemysłowej ? co nowego w znakach towarowych i wzorach przemysłowych [artykuł opublikowany w The Trademark Lawyer Magazine]

Autor: Joanna Rafalska, rzecznik patentowy w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych

W polskim środowisku własności intelektualnej od lat toczy się dyskusja na temat potrzeby kompleksowej zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, inkorporowano do niej zmiany wynikające ze zmieniającego się prawa unijnego i międzynarodowego. Doprowadziło to w rezultacie do takiej postaci aktu prawnego, który śmiało można nazwać mało czytelnym. Mnogość odesłań powodowała, że ustawa straciła na jednolitości i formie, a przekaz płynący z przepisów niejednokroć był ciężki do zinterpretowania.

Stoimy u progu długo oczekiwanego momentu, w którym ma nastąpić nie tylko ?przebudowa?, ale gruntowna, systemowa zmiana ustawy. Czy jednak o taką zmianę chodziło i na ile uprości ona posługiwanie się prawem i procedowanie spraw, a na ile skomplikuje?

Poniżej omówię podstawowe zmiany, jakie projekt zmiany ustawy przewiduje w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Projekt zakłada zniesienie dwuetapowości opłat w postępowaniu zgłoszeniowym przed UPRP. Obecnie opłaty urzędowe od zgłoszenia podzielone zostały na dwie części, z których pierwsza uiszczana jest na etapie zgłoszenia, z kolei druga na etapie rejestracji oznaczenia (za publikację i pierwszy dziesięcioletni okres ochrony). Po wejściu w życie zmian, dwie opłaty zastąpione będą jedną opłatą uiszczaną w momencie dokonywania zgłoszenia, tak jak jest to realizowane np. w Urzędzie Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej.

W moim odczuciu jest to bardzo dobra i praktyczna zmiana, ponieważ w polskiej praktyce często dochodziło do wygaśnięcia decyzji warunkowej (wydanej pod warunkiem uiszczenia drugiej opłaty) ze względu na brak opłaty. W rezultacie znak towarowy, który nie napotkał żadnych przeszkód rejestracyjnych, nie uzyskiwał rejestracji. Wprowadzenie jednej opłaty w miejsce dwóch wydaje się być skutecznym remedium dla tego typu częstych przypadków.

Projekt zmiany ustawy zakłada również rezygnację ze wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Ustawa będzie w tym zakresie odsyłała do przepisów prawa cywilnego dotyczących współwłasności. Wspólne znaki towarowe i znaki gwarancyjne mają pozostać bez większych zmian.

Zmiany mają nastąpić także w charakterze i miejscu publikacji. Dotychczas publikatorami, jakimi posługiwał się Urząd (UPRP) był Biuletyn Urzędu Patentowego oraz Wiadomości Urzędu Patentowego. W pierwszym z nich publikowano m.in. informację o zgłoszonych znakach towarowych, natomiast w drugim ukazywały się informację o rejestracjach. Projekt zmiany ustawy przewiduje wprowadzenie instytucji ?podania do publicznej wiadomości? w miejsce publikacji w Biuletynie. Szczególne znaczenie będzie tu miało podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku, ponieważ od tej daty liczone będą terminy w postępowaniu sprzeciwowym (po zmianie – opozycyjnym). Podobnie ujawnienie znaku towarowego oraz późniejsza publikacja po zbadaniu przesłanek bezwzględnych udzielenia ochrony, będą miały miejsce na stronie internetowej Urzędu Patentowego zamiast w Biuletynie.

I tutaj przechodzimy do największej, moim zdaniem zmiany, mianowicie, postępowania w sprawie sprzeciwu ? dotychczas, a po zmianie ? postępowania w sprawie opozycji. Pomimo, iż instytucja sprzeciwu ma być zastąpiona instytucją opozycji, jest to zmiana sprowadzająca się jedynie do nomenklatury. Za zmianą w zakresie nazewnictwa nie podążają bowiem żadne istotne zmiany w samej procedurze. Ma to zapewne na celu rozróżnienie opozycji składanej wobec zgłoszenia znaku towarowego od sprzeciwu wobec innych praw wyłącznych, który może być złożony dopiero po rejestracji.

W postępowaniu w sprawie opozycji ma nastąpić zmiana w stosunku do dotychczasowego postępowania sprzeciwowego w zakresie skrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu/opozycji z trzech miesięcy do dwóch. Nowy dwumiesięczny termin będzie liczony od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego. Skrócenie terminu nie wydaje się tutaj zasadne, biorąc pod uwagę, że termin ten może okazać się relatywnie krótki, w szczególności dla podmiotów zagranicznych, które będą chciały wnieść opozycję do zgłoszenia znaku towarowego w Polsce.

Wnoszący opozycję będzie zobowiązany do wskazania podstawy prawnej i zwięzłego przedstawienia okoliczności faktycznych. Następnie, w późniejszym terminie przedłoży uzasadnienie. Zbliża to polską procedurę do rozwiązań stosowanych w procedurze unijnej, tj. składania tzw. ?notice of opposition?, co upraszczając ma za zadanie zabezpieczyć termin. Pełne uzasadnienie składane jest na późniejszym etapie. Należy stwierdzić, że pierwsze pismo w sprawie opozycji powinno być zwolnione z obowiązku nawet zwięzłego przedstawiania stanu faktycznego, co mogłoby być dokonane już w uzasadnieniu, w którym bez względu na powyższe, okoliczności faktyczne będą musiały zostać rozwinięte. Wskazanie podstaw prawnych i podstaw faktycznych (np. wcześniejszych znaków towarowych) powinno być moim zdaniem wystarczające w pierwszym piśmie w sprawie, przyjmując, że pełny opis stanu prawnego i faktycznego ma się znaleźć w uzasadnieniu. Pozostaje to w oderwaniu od metodyki stosowanej przez EUIPO pomimo, iż samo wprowadzenie pisma wstępnego bezwzględnie do niej nawiązuje.

Zarówno powyższa zmiana w zakresie obligatoryjnej zawartości opozycji w momencie składania jak i skrócenie samego terminu na jej złożenie odbiega od procedury unijnej, niepotrzebnie różnicując te dwa systemy.

Istotną zmianą będzie także rezygnacja z dwumiesięcznego terminu na ugodowe rozwiązanie sprawy (?cooling-off period?). Termin ten wprowadzał obowiązkowy dwumiesięczny okres na tzw. porozumienie stron. Na ich zgodny wniosek mógł być przedłużony o kolejne cztery miesiące, maksymalnie do sześciu miesięcy. Po wejściu w życie zmian, wyznaczenie terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu będzie się odbywało na wniosek stron, zyska zatem przymiot fakultatywności.

W mojej opinii, zmiana ta, która ma służyć skróceniu procedury, nie jest korzystna, ponieważ jak wynika z praktyki, stronom często nie udaje się uzyskać satysfakcjonującego porozumienia w przewidzianym terminie. Negocjacje często przedłużają się, a same ugody zostają podpisane przez obie strony długo po terminie na ugodowe rozwiązanie sporu (nawet po jego przedłużeniu). Planowane zmiany nie tylko skracają termin na rozmowy stron, mnożą też ilość wniosków z jakimi trzeba wystąpić w celu podjęcia negocjacji. Potrzeba zapewnienia odpowiedniego czasu na podjęcie i prowadzenie rozmów zachodzi w szczególności w stosunku do podmiotów zagranicznych. Przygotowanie tłumaczeń oraz sam obieg dokumentów wydłuża okres od uzgodnienia porozumienia do faktycznego podpisania ugody przez obie strony. Ponadto, wynikające z postanowień ugody czynności, jak np. złożenie wniosku o ograniczenie wykazu towarów i usług w zgłoszeniu, również trwają, a decyzję Urzędu będące ich następstwem, muszą się uprawomocnić. Stąd skrócony do maksymalnie dwóch miesięcy termin wydaje się okresem stanowczo niewystarczającym do skutecznego zawarcia ugody i wykonania jej postanowień.

Znaczącą zmianą, która również odnosi się do terminów w postępowaniu w sprawie opozycji, jest skrócenie do miesiąca terminu, jaki Urząd będzie wyznaczał stronie na dokonanie określonych czynności, np. odpowiedzi na opozycję czy złożenie dodatkowego stanowiska. Obecnie Urząd wyznacza dla podmiotów zagranicznych termin dwumiesięczny. Nastąpi tu zatem zrównanie długości terminów dla podmiotów polskich i zagranicznych. Jak wspomniałam wcześniej przy okazji terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, również tutaj skrócanie terminu na zajecie stanowiska może okazać się dotkliwe dla klientów zagranicznych. Termin będzie mógł co prawda być przedłużony o kolejny miesiąc, gdy strona poinformuje Urząd o braku możliwości dotrzymania terminu, jednak niepotrzebnie mnoży to ilość składanych pism. Zmiana ta niewątpliwie nie będzie korzystna dla stron będących podmiotami zagranicznymi. W sposób szczególny może okazać się ona problematyczna, jeżeli w odpowiedzi na opozycję zgłaszający podniesie zarzut nieużywania znaków wcześniejszych. Zgromadzenie i przygotowanie do złożenia w replice dowodów rzeczywistego używania znaku towarowego w pięcioletnim okresie, a także ich tłumaczeń, w tak krótkim terminie, może okazać się niewykonalne.

Dodatkowo, projekt znosi obowiązek dołączania odpisu w formie papierowej do opozycji wnoszonej drogą elektroniczną. Tę małą zmianę oceniam pozytywnie, niweluje bowiem kłopotliwą konieczność dosyłania odpisów, co powodowało również przedłużanie postępowania.

Projekt zmiany ustawy redefiniuje wzór przemysłowy, m.in. zastępując pojęcie ?wytworu? terminem ?produkt?. Nowelizacja kładzie nacisk na znaczenie ilustracji w zgłoszeniu wzoru nadając opisowi jedynie charakter subsydiarny. Istotną zmianę stanowi możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorowych, tak jak ma to miejsce w EUIPO, jednak opłaty za takie zgłoszenie nie zostaną obniżone.

Zgodnie z nowymi założeniami sprzeciw wobec rejestracji wzoru przemysłowego będzie mógł być wniesiony w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji informacji o rejestracji. Termin ten ulegnie zatem znacznemu skróceniu z sześciu miesięcy do dwóch. W pozostałym zakresie procedura sprzeciwowa przewiduje podobnie jak w przypadku opozycji wobec znaku towarowego miesięczny nieobligatoryjny termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu. Stronom będzie w tym postępowaniu wyznaczany miesięczny termin na dokonanie czynności, który będzie mógł być przedłużony o kolejny miesiąc pod warunkiem uprzedniego poinformowania Urzędu.

Nowelizacja wprowadza pewne zmiany w zakresie postępowania spornego, takie jak rezygnacja z rozpraw, które mają być zastąpione posiedzeniami niejawnymi. W uzasadnionych przypadkach, kiedy przyczyni się to do przyśpieszenia postępowania lub wyjaśnienia istotnych okoliczności, Urząd będzie jednak mógł wyznaczyć rozprawę.

Zmiana ustawy ma wprowadzić nowy rodzaj postepowania tzw. ?postępowanie koncyliacyjne?. Postępowanie to ma na celu umożliwienie stronom rozwiązania sporu w sposób alternatywny. Lista koncyliatorów będzie prowadzona przez Urząd Patentowy. Koncyliacja wszczynana będzie na wniosek stron i ma być z założenia krótką formą, zakończoną projektem stanowiska utworzonym przez koncyliatora. Strony będą mogły je zaakceptować lub odrzucić.

Wprowadzenie nowego rodzaju postępowania koncyliacyjnego, z którego strony niekoniecznie będą chciały skorzystać w korelacji ze skróceniem terminów na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, w ramach którego strony podejmują negocjacje za pośrednictwem profesjonalnych pełnomocników jest rozwiązaniem nowym i ciężko na tym etapie wyrokować o jego skuteczności. Wydaje się, że na etapie negocjacji w trakcie postępowania sprzeciwowego (opozycji), dochodzi do zawarcia wielu satysfakcjonujących dla obu stron ugód. Skrócenie tego czasu i przekierowanie możliwości zawarcia ugody w kierunku odrębnego postępowania jest czymś zupełnie nowym.

Przewidywane zmiany z pewnością mają na celu usprawnienie i skrócenie czasu uzyskiwania praw wyłącznych czy procedowania postępowań sprzeciwowych/spornych. W wielu przypadkach obniżeniu ulegną opłaty. Nie wszystkie rozwiązania wydają się idealne, ale to czas po wejściu ustawy w życie pokaże, czy lepsze jest wrogiem dobrego.

Artykuł w języku angielskim w The Trademark Lawyer